Vestre Landsret afsiger kendelse om brug af ”Alicante torpedoen” inden for designområdet

Baggrund

Inden for varemærkeområdet udspringer af Alicante torpedoen af artikel 132, stk. 1, i EU-varemærkeforordningen. Formålet med bestemmelsen er egentlig at undgå, at både en EU-varemærkedomstol og EUIPO samtidig tager stilling til det samme varemærkes gyldighed. Bestemmelsen stiller derfor krav om, at EU-varemærkedomstolen udsætter sin sag, indtil EUIPO har truffet afgørelse, når der til EUIPO ”already” er indgivet begæring om varemærkets fortabelse eller ugyldighed.

Der har i dansk retspraksis været diskussion med hensyn til, hvad der skal forstås med ”already” i relation til artikel 132, stk. 1, i EU-varemærkeforordningen. Højesteret lagde imidlertid låg på den debat med kendelsen i U.2022.2025 H (CRUZ). Already – eller allerede - betyder ifølge Højesteret bare, at modkrav skal indgives, inden der under sagen for EU-varemærkedomstolen nedlægges påstand om ugyldighed. Det er som udgangspunkt ikke afgørende, hvornår sagen er anlagt, men hvornår påstandene nedlægges.

Det vil altså sige, at Alicante torpedoen kan iværksættes, selv efter at der er anlagt sag ved EU-varemærkedomstolen, så længe man husker først at indgive anmodning om ugyldighed til EUIPO og først derefter nedlægger påstand om ugyldighed. Herefter kan der anmodes om udsættelse, indtil EUIPO har truffet afgørelse, hvilket kan tage lang tid, fordi EUIPO’s afgørelse kan indbringes for Board of Appeal og herefter EU-Domstolen. Skønt for den der ønsker at sabotere et søgsmål; knap så skønt for den EU-varemærkeindehaver som ønsker at føre retssag. Og i øvrigt en retstilling der står kontrast til eksempelvis retsstillingen i Sverige, hvor det almindeligvis er et krav, at anmodning om ugyldighed indgives til EUIPO, før retssagen som helhed anlægges. 

Der har imidlertid – indtil nu – ikke været nogen sager om anvendelsen af Alicante torpedoen inden for designområdet. Praksis inden for dette område bliver dermed særligt interessant, og som det fremgår af introen, er Vestre Landsrets kendelse i denne sag formentlig første eksempel.

Retlig kontekst

EF-designforordningen indeholder en bestemmelse, der svarer EU-varemærkeforordningens artikel 132, stk. 1, nemlig artikel 91, stk. 1. Dermed skulle man jo tro, at der uden videre gjaldt nøjagtigt det samme inden for EF-designforordningens område, og at der slet ikke var noget at diskutere.

Der er imidlertid forskel på EU-varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4, og EF-designforordningens artikel 86, stk. 2, som henholdsvis EU-varemærkeforordningens artikel 132, stk. 1, og EF-designforordningens artikel 91, stk. 1, skal fortolkes i lyset af. 

EU-varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4, lyder således: 

”Den EU-varemærkedomstol, ved hvilken der er fremsat modkrav med påstand om et EU-varemærkes fortabelse eller ugyldighed, må ikke behandle modkravet, før enten den interesserede part eller domstolen har meddelt kontoret datoen for fremsættelsen af modkravet. Kontoret indfører denne oplysning i registret. Hvis begæringen om EU-varemærkets fortabelse eller ugyldighed allerede var blevet fremsat for kontoret, før modkravet blev indgivet, skal domstolen underrettes herom af kontoret og udsætte behandlingen af sagen i overensstemmelse med artikel 132, stk. 1, indtil afgørelsen vedrørende begæringen er endelig, eller indtil begæringen er trukket tilbage.” 

(markering tilføjet i denne kontekst)

Til sammenligning fremgår følgende af EF-designforordningens artikel 86, stk. 2: 

”Den EF-designdomstol, for hvilken der er fremsat modkrav med påstand om et registreret EF-designs ugyldighed, meddeler Harmoniseringskontoret datoen for fremsættelsen af modkravet. Harmoniseringskontoret indfører oplysning herom i EF-designregistret.”

EF-designforordningens artikel 86, stk. 2, indeholder altså ikke på nuværende tidspunkt et tredje pkt. svarende til EU-varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4, om pligt til at udsætte sagen (markeret med fed ovenfor). 

Det var dermed – i hvert fald ifølge undertegnede – et åbent spørgsmål, hvorledes Sø- og Handelsretten og Vestre Landsret ville fortolke EF-designforordningens artikel 91, stk. 1, i den konkrete sag.

Den konkrete sag

Sagen for Sø- og Handelsretten omhandlede en lang række forhold, hvoraf kun to ud af 47 påstande angik eller relaterede sig til sagsøgtes potentielle krænkelser af sagsøgers registrerede EF-designs.

Sagsøger havde anlagt forbudssag den 22. december 2021, mens hovedsagen blev anlagt den 22. august 2022, hvorefter ophævelsesbegæringer blev indleveret til EUIPO den 27. september 2023, dvs. mere end halvandet år efter forbudssagens anlæggelse og mere end et år efter hovedsagens anlæggelse som illustreret nedenfor: 

Sagsøgte nedlagde herefter, den 1. oktober 2023, selvstændige påstande for Sø- og Handelsretten, der gik ud på, at sagsøgers EF-designregistreringer skulle erklæres ugyldige, ligesom sagsøgte anmodede om, at sagen i henhold til EF-designforordningens artikel 91, stk. 1, skulle stilles i bero på udfaldet af disse ophævelsessager for EUIPO. Det gav, ikke overraskende, anledning til en diskussion mellem sagens parter.  

Sø- og Handelsretten fandt i første instans, at der ikke var hjemmel til at udsætte sagen. Sagen blev herefter kæret til Vestre Landsret med Procesbevillingsnævnets tilladelse. 

Vestre Landsrets kendelse

Landsretten konstaterede i modsætning til Sø- og Handelsretten, at EF-designforordningens artikel 91, stk. 1, måtte forstås på samme måde som EU-varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4, jf. artikel 132, stk. 1, og at EF-designforordningens artikel 91, stk. 1, i det væsentlige har samme ordlyd som EU-varemærkeforordningens artikel 132, stk. 1. 

Landsretten udtalte også, at den forskel, der er mellem bestemmelserne i EF-designforordningens artikel 86, stk. 2, og EU-varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4, efter Landsrettens opfattelse ikke kunne føre til en anden fortolkning. 

Udgangspunktet var herefter, at sagen skulle udsættes, medmindre der forelå særlige årsager til at fortsætte sagens behandling, hvilket ifølge Landsretten var tilfældet. 

For så vidt angår ”særlige årsager” udtalte Landsretten indledningsvis, at det ikke er nærmere beskrevet i EF-designforordningen, hvad der udgør særlige årsager. Dette måtte således efter Landsrettens opfattelse bero på en konkret vurdering af alle sagens omstændigheder, herunder dens forløb. 

Landsretten lagde herefter bl.a. vægt på, i) at det under forbudssagen var ubestridt, at sagsøgers EF-designregistreringer var gyldige, ii) alene to ud af de af sagsøgte i alt 47 nedlagte påstande vedrørte disse EF-designregistreringer, iii) at der var gået mere end halvandet år efter forbudssagens anlæg, førend ophævelsesbegæringerne blev indgivet til EUIPO, og iv) at EUIPO allerede havde udsat behandlingen af ophævelsesbegæringerne med henvisning til den verserende sag for Sø- og Handelsretten.

Perspektiv

Så vidt undertegnede er bekendt, er det første gang, at en dansk domstol har taget stilling til spørgsmålet om udsættelse af en sag som følge af brug af ”Alicante torpedoen” inden for designområdet. Det er formentlig også første gang, at en dansk domstol har fundet, at Alicante torpedoen ikke fandt anvendelse som følge af ”særlige årsager”, såvel inden for varemærke- og designområdet. 

Med Landsrettens kendelse er det nu slået fast, at Alicante Torpedoen fungerer på samme måde inden for varemærke- og designområdet. Det kan man være enig eller uenig i, men det er svært at udlægge Landsrettens kendelse anderledes. 

Det er også slået fast, at der er en nedre grænse for, hvornår Alicante torpedoen kan bruges til at torpedere en retssag. I den konkrete sag var der tale om et ret oplagt og ganske uproportionalt forsøg på sabotage uden egentlig substans, hvilket altså ikke accepteredes. 

Af Søren Danelund Reipurth